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2013年新商标法第59条第三款的理解与适用

【摘  要】在先使用商标由于各种原因没有注册时,即使不能撤销在后注册商标,至少可以适用新《商标法》第59条第三款的规定,继续使用;不过,为了平衡在先使用商标和在后注册商标的关系,应当对在先使用商标继续使用的范围和方式加以限制。


【关键词】在先使用商标 继续使用 原有范围 地域限制


2013年8月30日全国人大常委会通过新《商标法》,其中第59条第三款涉及在先使用商标的继续使用,条文如下:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”。从最初的草案看,并没有“先于商标注册人使用”及“并有一定影响 ”的要求,这两个要求是今年6月份二读时才加上的,目前还不太清楚具体的立法背景或解释。此外,条文中虽然没有“在中国”的措辞,但从立法目的看,该条应该只保护发生在中国的在先使用。


修改前如何处理已经使用的商标?


商标注册制度建立以后如何处理已经使用的商标,事关商标制度的公平,一直以来都广受关注。我国1982年商标法出台以后,关于在后注册商标是否可以对抗在先使用商标的争论就没有停止过,甚至出现了两种针锋相对的意见。


一种意见是绝对的注册优先原则,即一旦发生冲突只有注册商标受《商标法》的保护,在先使用的商标不得继续使用。这次修改之前,一般的通说均认可注册绝对原则,因为2001年《商标法》仅仅规定已经使用并有一定影响的商标可以禁止他人以不正当的手段抢先注册,以及达到驰名程度的在先使用商标可以禁止在后商标的注册和使用;《商标法实施条例》中有一项对1993年前已经使用的服务商标的例外规定,但除了这些规定外,并没有其他可以限制商标专用权的条款,也没有允许在先商标对抗注册商标或继续使用的规定[1]。


另一种意见则是绝对的使用优先原则,该商标不仅可以继续使用,而且还可以在其使用的区域内禁止在后注册商标的使用,即可以用来对抗在后的注册商标;以欧盟商标法及其各成员国为代表,具体还可以细分为两种情况:一是《共同体商标条例》第8条第四款允许不止在一地使用的商标可以阻止在后商标申请注册,二是《共同体商标条例》第111条允许仅限一地的在先使用的商标在该地域内禁止注册商标使用,且该商标继续使用的权利不会受到在后注册商标的任何干扰[2]。《欧共体协调成员国商标立法一号指令》(下简称《一号指令》)第6条第二款[3]和《英国商标法》第11条第三款也有类似规定[4],且有相应的判例[5]。此外,由于美国实行的使用在先原则,因此在先使用也会受到很好的保护。


应该说,我国1993年制定的《反不正当竞争法》秉持的也是保护在先使用的原则,而且知名商品的特有名称、包装或装潢已经通过《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第16条成为外观设计专利的在先权利,应该也可以类推成为《商标法》第31条所指的在先权利的一部分[6],虽然这些知名商品的特有名称、包装或装潢在知名地域内是否可以对抗在后注册商标的使用还有一些争论,但《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》并没有完全排除这种可能[7]。


商标法第三次修改为何明确允许在先商标继续使用?


从尊重历史的角度来看,确立任何一种新的法律秩序都不能完全忽略已经存在的事实。例如,制定《澳门特别行政区基本法》时,就在确立国有土地所有制的原则下对特区成立前的私有土地给予了承认,该法第7条规定:澳门特别行政区境内的土地和自然资源,除在澳门特别行政区成立前已依法确认的私有土地外,属于国家所有。


这一思想在我国《专利法》中也有体现,该法第69条第二项规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。


如果我们将商标注册制度比为饭店的订餐制度,那么已经在饭店用餐的客人就好比已经使用的商标,日常经验显然是不能驱逐正在用餐的客人。事实上,《巴黎公约》第6条之五反对“侵犯他人既得权利”的商标获得注册保护;TRIPS协定第16条第一款最后一句话也特别规定商标注册所赋予的权利“不得损害在先权利”。


我国在1993年《商标法》修改时引入服务商标注册制度,由于不允许并存注册,最后也是遵循这一原则,允许已经使用的服务商标继续使用。当时的《商标法实施细则》第48条规定,连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标(公众熟知的服务商标除外)相同或者近似的,可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。近10年后的《商标法实施条例》第54条作了一些微调,连续使用至1993年7月1日的服务商标,与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的,可以继续使用;但是,1993年7月1日后中断使用3年以上的,不得继续使用。


实际上,在先使用的商标的继续使用问题并不限于1993年以前的历史遗留个案。虽然我国早已确立注册产生权利的制度,但一方面《商标法》除了人用药品外并未要求强制注册,另一方面广大生产、经营者的注册意识并不到位,总会出现先使用后注册甚至不注册的情况,而严格按照绝对的注册原则处理就会造成事实上的不公,不利于维护相关生产、经营者以及消费者的合法利益。


因此,美国、日本以及我国的台湾地区都允许将在先使用作为一种抗辩理由:美国《兰哈姆法》第33条(b)(5)规定,在商标注册人申请意图使用的商标前已经连续使用的当事人可以主张先用抗辩权;《日本商标法》第32条第一项也规定,在他人提出商标注册申请前,在日本国内已在该商标注册申请指定的商品或类似商品上使用与申请注册商标相同或近似商标,该使用非以不正当竞争为目的,且当他人提出该商标注册申请时,与该商标相同或近似的商标作为与先使用人业务有关的商品的标志已在消费者中驰名,先使用人在其商品上持续使用该商标的可以继续使用;我国台湾地区商标法第23条第二款则规定:在他人申请商标注册前,善意使用相同或者近似之商标图样于同一或类似之商品,不受他人商标专用权所拘束,但以原使用的商品为限。


正是因为上述考虑,我国这次修改《商标法》时,特别考虑了在先使用商标的继续使用权的问题,对于在先使用的商标,即使没有直接规定可以禁止在后注册商标使用,但至少可以继续使用,亦即当在后注册的商标对其提起诉讼时可以作为抗辩的理由。


如何处理与其他法条的关系?


需要指出的是,虽然从打击抢注他人已经使用商标的角度出发,这次《商标法》同时还引入了第15条第二款,即“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”,但由于该条并不要求在先使用商标必须具有一定影响,因此即使依据第15条第二款对在先商标进行保护,也并不意味着可以同时依据第59条第三款进行抗辩。


类似的问题还存在于第15条第一款乃至第13条第二、三款上。尽管从理论上讲,在后面这几种情况下,利害关系人都可以禁止在后商标的使用,但超过五年时限且不能证明恶意时,如果这些被代理人或被代表人的商标,哪怕是驰名商标,没有使用的话,则同样无法启动第59条第三款获得保护。


至于第32条规制的商标抢注行为已经不是一种善意的注册行为,因此其商标注册只能是一个形式上注册、实质上无效的商标。不过,如果在先使用人错过异议及无效的期限,则会有一个在后恶意注册的商标是否可以限制在先使用并有一定影响的商标继续使用的问题。虽然原则上不应该允许恶意在后注册人限制善意在先使用人,但当在后商标注册确实不可能被无效掉时,在先商标按照第59条第三款的规定继续使用就需要限制范围,甚至附加区别标志。当然,如上说述,在先商标依据《反不正当竞争法》仍应具有在其已经使用并有一定影响的范围内阻止注册商标使用的权利[8]。


此外,在后善意使用人如果独立地取得了知名商品特有名称、包装或装潢,虽然按照《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(下简称“反法司法解释”)第1条第二款的规定,该善意在后使用人可以附加适当标识后继续使用,但根据第59条第三款的字面含义,由于没有同时具备在申请日及注册人使用之前开始使用且有一定影响的条件,似乎不能适用第59条第三款的规定继续使用。


如何理解“原使用范围”?


允许继续使用也不意味着在先使用可以随意使用。我们仍然可以从服务商标的继续使用权说起。1994年,为了落实《商标法实施细则》的要求,国家工商行政管理局发布了《关于服务商标继续使用问题的通知》[9],即当服务商标继续使用时,使用人须遵守下列规定:不得扩大该服务商标的使用地域;不得增加该服务商标使用的服务项目;不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外;不得将该服务商标转让或者许可他人使用。


这个通知在2004年被废止[10],表面的原因是为了落实《行政许可法》,实际的原因更像是《行政法规制定程序条例》统一将行政法规的解释权收归国务院[11],因此废止本身并不意味着通知中的限制条件本身有违商标法的宗旨或原则。事实上,商标局在处理“眼镜88”案件时就再次就继续使用的范围明确表示,继续使用必须保持在原地域范围内[12]。因此,当第59条第三款在更一般的意义上承认在先使用商标的继续使用权时,就更需要就继续使用的条件和范围做出规定,以免顾此失彼。


换一个角度,我们也可以将在先使用商标的继续使用看作是对商标专用权的一种限制,但正如TRIPS协定第 17条所规定的那样,这种限制必须考虑到“商标所有人的合法利益”,而且任何限制都应该做严格解释,不能与注册商标专用权发生根本的冲突,以至于使其丧失基本的区别功能。例如,《法国知识产权法典》第L.713-6条明确规定,商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同和近似的标记: 用公司名称、厂商名称或标牌,只要该使用先于商标注册。但是,这种使用损害注册人权利的,注册人可以要求限制或禁止其使用。  


目前争议的焦点主要体现在是否需要进行地域限制。就欧盟而言,如前所述,《共同体商标条例》以及《一号指令》都规定在先使用只能在原有地域继续使用。美国也认为抗辩应当局限于该在先使用的特定地域范围。美国第一巡回上诉法院1987年10月28日在一个关于租车的案件中[13]认为,在先使用需要继续使用时,应当限于已经持续使用的地域。第33条(b)(5)就只允许在已经使用的地域内适用在先使用抗辩。


类似地,我国上海市浦东新区人民法院在“苏菲雅”一案中也认为,即便被告青浦苏菲雅店对于字号“苏菲雅”享有在先权利,这种在先权利也同样受到原告2002年1月获得的“苏菲雅”注册商标权的制约,即2002年10月之后,青浦苏菲雅店只能在原有范围内继续使用期登记在先的“苏菲雅”字号,而难以将这种在先权利再扩展到南汇苏菲雅店[14]。


而且,最高人民法院在鸭王一案中也认为,“北京鸭王在先使用所形成的在先权益应该得到保护,其有权在北京地域范围内继续使用其在先使用的鸭王标识”[15]。


事实上,在先使用一旦遭遇在后商标申请,相当于立即被“冻结”在已经使用的地域,不能再越雷池半步。如果允许其不断扩大,在后的注册商标等于完全没有安全感,随时会遭到在先商标的侵扰,消费者也会感到困惑,最终必然会危及商标专用权本身。


如何“附加适当区别标识”?


有时候,在先使用商标与在后注册商标十分接近,单纯允许其继续使用免不了发生混淆误认的情况,因此,正如反法司法解释第1条第二款规定的那样,“因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆,在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的,人民法院应当予以支持”。


实际上,商标局1994年的通知中也规定:继续使用与注册人的使用发生实际混淆,造成消费者误认的,继续使用人应在使用服务商标时,增加地理名称标志,以便于与注册人使用的服务商标相区别。稻香村被保定注册后,北京的稻香村使用时就是在前面加“三禾”或“北京”的字样。


如何看待在他人商标申请之后的使用?


如果说注册商标不能阻止个别“没有注册但在先使用并有一定影响”的商标是注册商标的一种让步,但这一规定也否定了任何商标注册申请提出之后的使用行为的正当性。这一时间节点不是实际注册日,而是主张权利的商标的申请日。我们可以这样来推导,在先使用人尚且不能超出原有范围继续使用,在后使用的商标又如何能将在他人没有申请注册之前没有使用的商标从零或从负到正、越做越大呢?事实上,申请日之后的使用不可能具有正当性。最近,最高人民法院知识产权审判庭在给商标局关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函中就明确表态,即“商标核准注册后,在其核定使用的商品范围内,与其相同或者近似的标识,不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权,否则将损害商标注册制度的基本价值”。因此,再去主张“尽管有在先权利,仍然可以甚至应该考虑在后商标使用的规模”,可能就与第59条第三款的原意不相吻合了。


如果在先注册商标尚未在某一地域使用,美国在Dawn Donut案[16]的做法也许可以作为参考,即在后使用可以一直持续到在先注册人也到该地域使用为止。不过,与其先允许其使用再禁止,还不如坚决传递不能使用的信号,除非在先商标注册人自身怠于行使权利,故意容忍在后商标使用人的使用。


(作者单位:北京万慧达知识产权代理公司)



[1] 广东省高院在广东省阳春市裕华实业有限公司、广东省阳东县长春保健品有限公司诉中山市嘉莲娜日用化工厂有限公司一案的判决((2003)粤高法民三终字第126号)中,认为在《商标法》本身并未规定有关在先使用人的权利和义务的情况下,在先权不足以对抗商标专用权。


[2] 第111条 (存在于局部地区的在先权利)


 1.仅适用于特殊地点的在先权利人,可以反对共同体商标在其权利受到有关成员国法律保护的地域内使用。


 2.在先权利所有人已默认共同体商标在其受到保护的区域内连续使用五年,并且他已意识到这种使用的, 上述第1款停止适用,除非共同体商标是通过恶意申请的。

 3.共同体商标所有人无权反对第1款之权利的行使,即使该权利不可以再被援引用来反对共同体商标。


[3] 第6条第二款:如果第三人的效力仅限于当地的在先权利为有关成员国所承认,商标赋予其所有人的权利不得用来禁止该人在商业中在原区域内使用该权利。


[4] 第11条第三款:某一在先权利在商业活动中在某一特定地点的使用不构成对一个注册商标侵权。而这一地点正是其适用的唯一的地点。


[5] 英国高等法院大法官法庭2004年3月24日在Compass Publishing BV诉Compass Logistics Ltd一案中认为,共同体商标的所有人无权反对第1款之在先使用权的行使,未注册商标的先用权人不必担忧被其后注册的共同体商标所攻击。


[6] 专利司法解释在涉及外观专利的在先权利时已经将知名商品的包装装潢列举在内,从而使大家可以通过类推适用于商标在先权利的解释。


[7] 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》虽然没有明确提到知名商品名称、包装或者装潢,但也没有理由与专利司法解释不一致。详见拙文《论以地域原则解决知名商品特有名称与注册商标的冲突》,中华商标2010年01期


[8] 上述三种处理方式似乎与《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)直接支持在先使用人的规定 不太一致 ,因为根据该意见第22条,“注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标,被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的,应当予以支持”。


[9] 工商标字[1994]第 216号


[10] 《关于废止有关工商行政管理规章、规范性文件的决定》工商法字[2004]第98号


[11] 第31条 行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的,由国务院解释。


[12] 国家工商行政管理总局商标局《关于自然人黄丽芳是否享有“眼镜88”服务商标专用权的批复》 商标监字[2012]62号


[13] Thrifty Rent-A-Car System v. Thrift Cars, Inc., 831 F.2d 1177 (1st Cir. 1987)


[14] 民事判决书(2008)浦民三(知)初字第489号


[15] 中华人民共和国最高人民法院行政裁定书(2012)知行字第9号


[16] Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, inc. 267 F.2d 358 (2d, Cir.1959)